Основания для отказа в регистрации товарного знака

Интро

 

После того, как вы придумали словесное название и разработали стилизованную картинку для вашего будущего товарного знака, стоит задуматься о его регистрации. Но при этом стоить помнить, что получить свидетельство о регистрации не так-то и просто. Роспатент не выдает охранный документ всем, кто подает заявление.

После того, как вы отправите заявку на регистрацию товарного знака, ведомство проводит формальную экспертизу – здесь оно проверяет правильность заполнения документов и их необходимое количество, а также уплату пошлин. Затем проводится экспертиза по существу, в ходе которой проверяется возможность регистрации заявленного обозначения. Если эксперт определит, что есть существенные препятствия в регистрации, то заявителю откажут. Риск отказа при неграмотном подходе в регистрации достаточно велик, поэтому рассмотрим самые частые причины отказа Роспатента.

Основания для отказа в регистрации обозначения перечислены в статье 1483 Гражданского кодекса России. Условно их можно разделить на абсолютные и относительные основания.

Абсолютные и относительные причины отказа в регистрации товарного знака

Абсолютные причиныОтносительные основания
Отсутствует различительная способность Тождественно или очень похоже на уже зарегистрированный товарный знак
Заявленное обозначение содержит сочетание букв, не формирующихся в слово (например, аббревиатура из согласных) Полностью копирует общеизвестное обозначение
Будет вводить покупателя в заблуждение Тождественно или очень похоже на уже зарегистрированный товарный знак
Содержит элементы, регистрация которых невозможна Присутствуют серьезные орфографические ошибки
Затрагивает общественные интересы, противоречит нормам морали, гуманности Пересекается с известными художественными произведениями или научными трудами
Содержит графику или словесное обозначение объектов культурного наследия Указывает на фамилии, имена или псевдонимы знаменитых личностей
Присутствуют элементы, которые вызывают ассоциации с иностранной алкогольной продукцией Присутствует географическое название

Абсолютная причина для отказа - товарный знак точно не получится зарегистрировать. Относительная причина – еще есть возможность оспорить и попытаться зарегистрировать обозначение.

№1 - Товарный знак не обладает различительной способностью

На практике это означает, что потребитель не сможет отличить товары вашей компании от товаров другой фирмы, которая производит схожую продукцию. А это основная задача зарегистрированного обозначения – отличие товаров/услуг одних компаний от других. Такое возможно в следующих случаях.

1. Наличие общеупотребительных слов

Огромное количество слов, которые являются общеупотребительными или нарицательными. Они называют целую группу товаров, которым присущи общие признаки.

Примеры. К ним относятся такие слова как «год», «человек», «группа» и этот список можно продолжить. Такие слова постоянно используются в речи, поэтому нельзя их предоставить в собственность отдельному предпринимателю.

2. Общепринятые символы и реалистичные изображения

Они также являются общеизвестными и поэтому не могут быть объектом правовой охраны. К таким относятся:

  • знаки препинания (восклицательный знак, запятая, двоеточие, символ, используемый в электронной почте – «@», знак, который обозначает валюту);
  • геометрические фигуры и линии;
  • сокращения и общепринятые аббревиатуры, например, ЗАГС, ФНС, МИД, ФРГ, ВУЗ, ПФР, ГУМ;
  • реалистичное изображение товаров.

Пример. Не разрешат зарегистрировать товарный знак для варенья, на картинке которого будут изображены слишком реалистичные ягоды.

3. Указывает на свойства и вид товаров

Нельзя регистрировать обозначение, которое прямо указывает на вид деятельности вашей компании и товаров, которые вы производите, а также на их свойства.

Пример. Не получится осуществить регистрацию товарного знака «Лучшие строительные инструменты» для компании, которая занимается производством и продажей тех самых строительных инструментов.

Если ваш товарный знак указывает на свойство товара, вы можете его зарегистрировать, но данные слова не будут охраняемыми, потому что нельзя запретить другим предпринимателям использовать подобные слова.

Пример. Вы хотите зарегистрировать обозначение «МиссисМу жирное молоко». В этом случае фраза «жирное молоко» будет признана неохраняемым элементом, а слово «МиссисМу» зарегистрируют в качестве товарного знака, если не будет других препятствий для этого.

4. Форма обозначения указывает на его вид и его свойства

Товарный знак не должен прямо говорить о назначении и свойствах товаров. Это правило относится к объемным и комбинированным обозначениям.

Пример. Не зарегистрируют стандартное изображение ручки для завода канцтоваров, объемную картинку стакана для производителя посуды и так далее.

Некоторые из вышеупомянутых элементов товарного знака могут быть зарегистрированы в качестве неохраняемых элементов. При этом стоит помнить, что обозначение не может состоять только из неохраняемых элементов.

№2 - Обозначение не имеет смысла, в том числе фантазийного

Ваш товарный знак обязательно должен нести в себе какой-то смысл, быть понятным для потребителя и вызывать ассоциации с вашими товарами. Поэтому не стоит использовать в словесном элементе цифры или сочетание согласных букв без надобности, поскольку они никак не выделяют ваш товарный знак.

Пример. Обозначения «12СС», «ВДР», «ЩЩЩ» точно не зарегистрируют, если они не будут дополнены соответствующим графическим изображением, которое придаст обозначению различительную способность (при этом словесная часть все равно будет неохраняемой).

№3 - Присутствует государственная символика

Согласно той же статье 1483 ГК РФ, нельзя регистрировать официальные символы. К ним относятся герб, флаг, само наименование государства, сокращения государственных ведомств, объединений государств и международных организаций (например, ООН, СНГ).

Пример. Для производства и торговли копченым лососем вы желаете маркировать свои товары и использовать изображение герба Камчатского края, В этом случае вам необходимо будет обратиться в правительство самого края и только с их разрешения вы сможете использовать герб субъекта России. При этом шанс получить такое согласие крайне мал, так как это противоречит закону о свободной конкуренции. Стоит также учесть, что без согласия правительства нельзя даже схематично изобразить герб того же Камчатского края.

№4 - Товарный знак вводит потребителя в заблуждение или несет в себе ложную информацию

Пример. Нельзя зарегистрировать обозначение, в котором будут содержаться слова «натуральный лен» для одежды, которая изготавливается из полиуретана. В этом случае упоминание о натуральном льне вызовет у потребителя ассоциации с полотном, которое производят из нитей растительного происхождения.

Тоже самое касается и указания на место изготовления или происхождения товара.

Пример. Товарный знак «Черноморский улов» может быть зарегистрирован для маркировки рыбы, которая вылавливается непосредственно в Черном море.

№5 - Заявленное на регистрацию обозначение затрагивает вопросы морали, нравственности и общественные интересы

Нельзя регистрировать товарный знак, который противоречит этики и нравственным принципам общества, содержит аморальные лозунги, нецензурную лексику, любые слова, которые оскорбляют человеческое достоинство.

Пример. Если ваш товарный знак вызывает ассоциации, которые связаны с насилием, унижением или призывами к совершению преступлений, то вам точно откажут в регистрации.

№6 - Содержит объекты культурного наследия

Запрещается использовать изображения и слова, которые будут ассоциироваться с ценными объектами культурного и природного наследия, памятниками, а также произведениями и ценностями из фондов и коллекций (например, картинами). Однако, если вам удастся получить согласие владельца известной ценной картины, тогда вы можете ее использовать для своего товарного знака.

№7 - Указывает на алкогольный напиток, который зарегистрирован в другой стране

Нельзя регистрировать обозначение, которое прямо или косвенно будет вызывать ассоциации с иностранными спиртными напитками. Такой алкоголь известен благодаря своему качеству, особым характеристикам или репутации компании, которая его производит.

Пример. В мире известен американский виски «Jack Daniels», поэтому не получится зарегистрировать товарный знак «Joe Daniels» для алкогольной продукции. Регистрируемое обозначение содержит элементы, которые указывает на спиртные напитки, производимые на территории США.

№8 - Сильное сходство с уже зарегистрированными обозначениями

В этом случае ваше обозначение похоже с зарегистрированным знаком (сходно до степени смешения, то есть, потребитель легко может перепутать) или просто копирует его (тождественно). В такой ситуации необходимо полностью проверять возможность регистрации обозначения и лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Стоит также учитывать и поданные заявки на регистрацию, так как если ваш товарный знак схож с обозначением, которое еще не зарегистрировано, но проходит стадию формальной экспертизы, вам также могут отказать.

Пример. Вы желаете зарегистрировать знак «Радуга» для маркировки часов (14 класс МКТУ). Однако сделать это не удастся, так как товарный знак уже зарегистрирован (свидетельство №362294). В данном случае заявленное обозначение полностью тождественно словесной части зарегистрированного обозначения.

№9 - Имеет признаки сходства с общеизвестными товарными знаками

Некоторые обозначения широко известны на всей территории нашей страны среди потребителей отдельных товаров или услуг. Поэтому если ваш товарный знак будет похож на общеизвестный, свидетельство вам не выдадут.

Примеры. В России зарегистрированы следующие общераспространённые товарные знаки:

  • «Майский» для чая;
  • «Моя Семья» для фруктовых соков и томатного сока;
  • «Пять озер» - водка;
  • «Europa plus» - радиовещание;
  • «A. KORKUNOV» - конфеты, шоколад;
  • «KASPERSKY» - антивирусные программы.

№10 - Указывает на художественное произведение или научные тексты

В таком случае вам необходимо получить согласие автора данного произведения, но при этом товарный знак не должен вызывать явные ассоциации с текстом самого произведения.

№11 - Содержит известные имена, фамилии знаменитостей

Здесь, как и в предыдущем случае, необходимо получить письменное согласие той самой известной личности, фамилию или имя которой вы желаете использовать в своем товарном знаке. При этом важно учесть, что согласие необходимо даже, если вы используете не просто данные знаменитости, но также, если ваше обозначение может вызвать ассоциации с конкретным известным человеком.

Пример.Товарный знак «Zivert in home» получится зарегистрировать только с разрешения певицы Zivert (Юлия Дмитриевна Зиверт).

№12 - Присутствует географическое название или пересекается с наименованием места происхождения товаров (НМПТ)

Если вы указываете в своем обозначении какую-либо местность, страну, реку, море, город, тогда необходимо подтвердить важность указания данного географического названия.

Пример. Вы производите одежду из индийского хлопка. В таком случае вы можете в товарный знак вставить слово «индийский» или другое производное от него, так как у вас есть договора поставки материала из Индии. Самое важное здесь, чтобы потребитель не был введен в заблуждение относительно качества или места производства товара (при этом само указание будет неохраняемым).

№13 - Вовремя не оплатили государственные пошлины

За регистрацию товарного знака обязательно уплачиваются госпошлины за подачу заявки, проведение экспертизы обозначения и выдачу свидетельства и внесения сведений в реестр. Их необходимо вовремя оплачивать, иначе делопроизводство по заявке будет приостановлено или прекращено.

№14 - Вы как заявитель не отвечаете на запросы, которые направляет вам Роспатент

Во время регистрации обозначения у экспертов могут возникнут некоторые вопросы или необходимо будет предоставить дополнительные материалы. В таком случае заявителю направляется запрос. Очень важно ответить на него в течение трех месяцев, иначе заявка будет признана отозванной. По ходатайству заявителя, данный срок может быть продлен, но не более, чем на 6 месяцев по уважительным причинам.

№15 - Данные, которые указаны в заявлении – недостоверны

Сама процедура регистрации товарного знака длится не один месяц и за это время у компании может измениться, например, почтовый адрес или другие реквизиты. В таком случае обязательно направляется в Роспатент соответствующее ходатайство о внесении изменений.

№16 - Копирует или похож на другие объекты интеллектуальной собственности

Если ваше обозначение не похоже на товарный знак компании, которая производит аналогичные товары/предоставляет схожие услуги, это еще не означает, что ваш товарный знак зарегистрируют. Он не должен быть схожим с другими средствами индивидуализации, например, промышленными образцами или коммерческим обозначением. Более подробно рассмотрим это в следующей пункте статьи.

С какими объектами эксперты ФИПС сравнивают товарный знак

Эксперты сравнивают ваше обозначение не только с зарегистрированными товарными знаками, но также и с другими объектами. К ним относятся:

Таким образом, ваш товарный знак не должен нарушать права владельцев других объектов интеллектуальной собственности. Самостоятельно определить вероятность регистрации обозначения достаточно сложно.

Поэтому наиболее правильным решением будет обращение за помощью к опытным специалистам. Патентные поверенные в компании "Первоисток" проведут предварительный анализ вашего товарного знака, дадут рекомендации по его изменению, помогут подготовить все необходимые документы для подачи заявки, а также в случае необходимости ответят на запросы Роспатента.

Как оспорить отказ Роспатента

Предварительный отказ – уведомление, которое направляется в ходе проверки товарного знака, а именно проведении экспертизы по существу (п. 3 ст. 1499 ГК РФ). Например, если по мнению эксперта ваше обозначение схоже с зарегистрированным товарным знаком. В таком случае необходимо направить в Роспатент обоснованный ответ на каждый довод эксперта.

Решение об отказе – принимается, если регистрация товарного знака невозможна в силу статьи 1483 ГК РФ. В таком решении Роспатент приводит пункт данной статьи, из-за которого не удастся зарегистрировать товарный знак. В таком случае необходимо обращаться в Палату по патентным спорам и оспаривать вынесенное решение Роспатента. Данный вид деятельность входит в компетенцию юриста по интеллектуальным правам.

 

Вам может быть полезно:

   

  • — Бесплатная проверка и подробная консультация
  • — Гарантия доведения до положительного решения
  • — Сэкономим ~10 000 рублей на госпошлине
  • — Все цены фиксированы без скрытых платежей
Александр Дубок
Получите бесплатную консультацию по патентованию и охране интеллектуальной собственности
Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности
Наши клиенты
Ваша заявка принята
В самое ближайшее время мы свяжемся с Вами!
Патентное бюро «Первоисток»